11.03.2019

Сублицензионный договор на предоставление права использования

Вопрос:

Между организациями заключен сублицензионный договор на предоставление права использования Программного обеспечения на условиях просто (неисключительной) лицензии на срок действия исключительных прав. Лицензия была передана по акту приема-передачи, стороны подписали без возражений. Через год Сублицензиат узнает, что лицензия не на срок исключительных прав, а на год (программа отказывает в доступе). Лицензиат не реагирует на претензии. 4 часть ГК не содержит специальных норм по таким случаям. Вправе ли Сублицензиат требовать расторжения договора и компенсации убытков (стоимость лицензии у других поставщиков)? В случае, если такой лицензии уже нет на рынке, возможно ли аналоговое ПО закупить и выставить эти суммы как убытки?

Ответ:

Как мы понимаем из текста вопроса, сублицензионный договор был заключен на срок действия исключительных прав, однако по истечении одного года сублицензиаром был прекращен доступ к программе для сублицензиата.

В соответствии со ст. 1238 ГК РФ:

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Так как в силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре (поскольку иное не установлено нормами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права), правила ст. 450 и 450.1 ГК РФ относятся и к лицензионному договору.

Нам неизвестно, предусмотрен ли сублицензионным договором односторонний отказ от его исполнения.

В рассмотренном случае, по нашему мнению, возможно расторжение договора при его существенном нарушении лицензиаром (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Таким образом, по нашему мнению, лицензиат при нарушении со стороны лицензиара вправе требовать возврата уплаченного вознаграждения пропорционально неиспользованному сроку.

Относительно возможности взыскать убытки в части стоимости лицензии у других поставщиков, в том числе аналогового ПО, то в данном случае в соответствии с положениями ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Однако нами не было обнаружено практики взыскания убытков по аналогичной изложенной в вопросе ситуации (в части стоимости лицензии у других поставщиков, в том числе аналогового ПО).

В связи с этим, а также учитывая, что судебная практика в части взыскания убытков довольно сложна и противоречива, шансы на положительное разрешение судебного спора по взысканию убытков в данном случае оценить мы не имеем возможности.